Изобразительное обозначение Роснефть не признали общеизвестным

Коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента не признала изобразительное обозначение товарного знака Роснефть общеизвестным.

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, на заседании, состоявшемся 29.06.2017, рассмотрела заявление, поступившее 21.11.2016, с дополнениями и уточнениями, поступившими

23.06.2017,   о признании  изобразительного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21 ноября 2016 года  в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», 19 класса МКТУ «битумы» и услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», Москва (далее – заявитель, ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»), при этом установила следующее.

Изобразительное обозначение, в отношении которого испрашивается признание  общеизвестного в Российской Федерации товарного знака, выполнено в форме абстрактной геометрической фигуры, состоящей из вытянутых по вертикали четырехугольников одинаковой ширины, но разной высоты, верхние из которых выполнены в черном цвете, нижние - в золотистом, при этом левая и правая части этой фигуры симметричны относительно еѐ центральной оси. Признание изобразительного обозначения  общеизвестным товарным знаком испрашивается в черном, золотистом цветовом сочетании.

Для подтверждения общеизвестности  обозначения в Российской Федерации к заявлению приложены  следующие материалы:

• устав ПАО «НК «Роснефть» (новая редакция), Москва, 2014 [1];
• распечатка с сайта www.nic.ru [2]; - устав от 19.06.2009 [3];
• примеры использования обозначения, копии публикаций по товарным знакам [4];
• годовые отчеты за 2005 – 2016 годы [5];
• отчеты об устойчивом развитии ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» за 2006 -2010 годы, 2012 – 2015 годы [6];
• лицензионные договоры [7];
• список аффилированных лиц ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» [8];
• заключение №183-2017, подготовленное по результатам социологического опроса совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей смазочных материалов; топлива; нефти (04 класс МКТУ); битумов (19 класс МКТУ); станций обслуживания транспортных средств [заправка топливом] (37 класс МКТУ) [9];
• материалы по использованию обозначения в рекламе [10];
• флеш-карта с видеоматериалами [11];
• письмо ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» №89-32637 от 09.06.2017 со справками об объемах реализации товаров, транспортировки товаров, затратах на рекламу [12];
• материалы по использованию обозначения в отношении станций обслуживания транспортных средств [13];
• копии свидетельств о государственной регистрации права по АЗС [14];
• материалы по использованию обозначения в отношении смазочных материалов [15];
• материалы по использованию обозначения в отношении топлива [16];
• материалы по использованию обозначения в отношении битумов [17];
• материалы по использованию обозначения в отношении нефти [18].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи (21.11.2016), включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации, утвержденный приказом Минэкономразвития  России от 27 августа 2015 года №602 (далее – Регламент).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17  Регламента перечень документов, необходимых в соответствии с правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, содержащие сведения:

• об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака или обозначения, перечень населенных пунктов, где производилась реализация  товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
• о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
• о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
• о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
• о результатах опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

При анализе заявленного обозначения на предмет возможности признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с  21 ноября 2016 года  в отношении вышеуказанных товаров и услуг коллегией было установлено следующее.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (далее - Роснефть) было создано в 1995 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995 г. № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. №971 «О преобразовании государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» [1].

Информация о деятельности заявителя размещена на принадлежащем заявителю сайте www.rosneft.ru, созданном 21.03.2002 г., и на  сайте www.rosneft.com, где  размещается информация на английском языке [2].

Заявителем представлены материалы, иллюстрирующие историю компании и ее положение на российском и мировом  рынке по состоянию на 21 ноября 2016 года.

Интенсивное использование заявленного обозначения в отношении  товаров 04, 19 и услуг 37 классов МКТУ, перечисленных в перечне, отражена в годовых отчетах [5], в отчетах об устойчивом развитии ПАО «НК «Роснефть» за 2006-2010 гг., 20122015 гг.[6] и в справках об объемах реализации товаров (нефти, газа, топлива, смазочных материалов, битума), географии поставок и среднегодовом количестве потребителей продукции, об объемах  добычи и реализации нефти и газа [12]. 

Представляя материалы, подтверждающие интенсивное использование заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров и услуг, заявитель отметил, что в гражданском обороте изобразительное обозначение использовалось как отдельно от других товарных знаков заявителя, так и совместно с ними.

Однако коллегия отмечает,  что  анализ представленных материалов показал, что изобразительное обозначение  практически не используется самостоятельно без словесного обозначения «РОСНЕФТЬ», что подтверждается подавляющим большинством документов,  иллюстрирующих способы использования этого обозначения.

С учетом указанного  коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что  изобразительное обозначение  получило  самостоятельную известность в связи с осуществляемой заявителем деятельностью,  как специалистам, так и иным лицам, связанным с нефтедобычей, разведкой нефти, производством и сбытом нефтепродуктов на всей территории Российской Федерации,  без использования   словесного обозначения «РОСНЕФТЬ» и сходного с ним слова в латинской транслитерации «ROSNEFT».

На дату 21.11.2016 заявитель являлся правообладателем на территории Российской Федерации следующих изобразительных товарных знаков:

• по свидетельству №119303 с приоритетом от 15.11.1993;
• по свидетельству №340214 с приоритетом от 07.07.2006;
• по свидетельству №553013 с приоритетом от 30.10.2013;
• по свидетельству №616318 с приоритетом от 14.06.2016,

зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг, включая товары 04, 19 и услуги 37 классов МКТУ, для которых испрашивается признание общеизвестным товарным знаком заявленного изобразительного обозначения, а также комбинированных товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы «РОСНЕФТЬ» / «ROSNEFT» (свидетельства №№340215, 340218, 391286).

Кроме того, заявитель является правообладателем  изобразительных  и комбинированных товарных знаков, зарегистрированных на территории Абхазии, Армении, Великобритании, Канады, Афганистана, Боливии, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Ливана, Венесуэлы, Таиланда, Саудовской Аравии, Кувейта, и международных регистраций №№ 1183519, 1201439, 1347473, правовая охрана которым предоставлена на территории  большого количества стран, включая страны бывшего СССР и дальнего зарубежья [4].

Вместе с тем, представленные материалы, как указано выше,  не содержат сведений о том, что правообладатель указанных товарных знаков и его лицензиаты использовали заявленное изобразительное обозначения самостоятельно без указания словесного элемента «РОСНЕФТЬ» / «ROSNEFT», который однозначно указывает  на владельца товарных знаков в лице компании, фирменное наименование которого совпадает с этим словесным элементом.

Заявитель ссылается на то, что широкой известности изобразительного обозначения  и его популярности в России способствовали рекламные акции, спонсорские программы заявителя, а также многочисленные публикации в прессе.

Вместе с тем, как указано выше, рекламные акции и спонсорские программы  проводились с использованием комбинированных обозначений, включающих словесные элементы «РОСНЕФТЬ» / «ROSNEFT», а публикации в прессе сопровождались указанием на фирменное наименование заявителя, включающее обозначение «РОСНЕФТЬ».

В подтверждение общеизвестности изобразительного обозначения в отношении товаров 04, 19 и услуг 37 классов МКТУ заявитель ссылается на результаты социологического опроса [9], проведенного по специально разработанной выборке в 7 городах Российской Федерации - Москва, СанктПетербург, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск  с 11 мая по 29 мая 2017 года.

Выборка формировалась из совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей смазочных материалов, топлива, нефти, битумов и услуг станций обслуживания транспортных средств (заправки топливом), среди которых специалисты составили 25%, квалифицированные рабочие - 14%, служащие, включая работников административных органов – 19%, а также неквалифицированные рабочие (2%), военнослужащие (4%), предприниматели (7%), учащиеся и студенты от 18 лет (5%), пенсионеры (4%), безработные (2%), лица, занимающиеся домашним хозяйством (10%), и др. (8%).

Всего было опрошено 2000 человек, которые  были отобраны на основании вопросов-фильтров. Те респонденты, которые не прошли отборочные вопросы – фильтры, не включались в выборку.

Из результатов социологического опроса  следует, что к ноябрю 2016 года, согласно ретроспективным представлениям потребителей, обозначение  было известно  75 % потребителей, а в настоящее время оно известно 78% опрошенных, т.е. обладает широкой известностью в группе потребителей таких товаров и услуг как: смазочные материалы; топливо; нефть (04 класс МКТУ); битумы (19 класс МКТУ); станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом] (37 класс МКТУ). 

Вместе с тем, исходя из того обстоятельства, что заявленное изобразительное обозначение не использовалось самостоятельно без словесного элемента «РОСНЕФТЬ» / «ROSNEFT»,  результаты данного опроса нельзя признать объективными и достоверными.

Правопритязания заявителя распространяются на широкий спектр товаров (услуг) с точки зрения признания обозначения общеизвестным.  Данные товары (услуги) не объединены родом (видом), имеют различный круг потребителей, условия сбыта и т.д. Например, не сопоставимы по приведенным признакам такой товар, как «топливо» (приобретаемый широким кругом потребителей) и битум.

Вместе с тем, в социологическом исследовании изучалась степень известности заявленного обозначения всех заявленных товаров (услуг) на основе опроса одной выборки респондентов.

Очевидно, что осведомленность конкретного респондента в отношении заявленного обозначения по одному из товаров (услуг) предопределяла или,  по меньшей мере, оказывала влияние на ответы респондентов по другим товарам.

При данных обстоятельствах данные опроса не могут быть признаны объективными и точными, а степень известности по каждому из товаров (услуг) доказанной.

Принимая во внимание совокупность изложенных выше фактических обстоятельств, коллегия пришла к обоснованному выводу отсутствии в материалах заявления доказательств общеизвестности на территории Российской Федерации заявленного обозначения, используемого заявителем в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров и услуг на дату 21.11.2016.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: отказать в удовлетворении  заявления, поступившего 21.11.2016, о признании изобразительного  обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21 ноября 2016 года  в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», 19 класса МКТУ «битумы» и услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть».

Комментарий специалиста Международного патентного бюро GLOBALPATENT:

Патентные поверенные ГЛОБАЛПАТЕНТ рекомендуют для признания изобразительного обозначения общеизвестным, использовать его отдельно от словесного обозначения. Основная  причиной того, что коллегия приняла отрицательное решение -  данное изобразительное обозначение практически не используется самостоятельно без словесного обозначения «РОСНЕФТЬ», которое в свою очередь Палата по патентным спорам признала общеизвестным.

Материал предоставлен ФГБУ "ФИПС", отделение Палаты по патентным спорам

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/

Пресс-центр Международного патентного бюро GLOBALPATENT

Телефон: 8 800 775 24 50 (звонок по России бесплатный)

Электронная почта: mail@globalpatent.ru

Международное патентное бюро GLOBALPATENT